《北大商业评论》2012年第11期推荐-识别恶意诉讼避免专利混战

识别恶意诉讼避免专利混战

余长江 北京大学只是产权教学研究中心副主任

来源：《北大商业评论》2012年11月刊

    专利侵权诉讼被业内称为“核打击”，这是因为专利的“个头”可能很小，一旦打击起效，威力巨大，巨额罚款是小事，禁售相关产品、抢占对方市场机会才是真正的杀招。被诉讼的大公司也许不至于就此失败，但小公司就可能一蹶不振，甚至关门了事。

苹果与三星之间的专利大战已持续一年之久，今年8月，美国加州圣何塞地区法院判决三星公司侵犯苹果公司6项专利，需支付10.5亿美元赔偿金，并面临在美被禁售数款产品的可能。虽然三星表示会上诉，但就目前而言，这场专利世纪大战已暂告一段落，对三星而言，赔偿是小事，禁售的意义才更加重大。

由此可看出，专利侵权诉讼已经成为同行业间竞争的一种重要战略手段。但是，当专利的拥有者违背法律精神、逾越法律界限，恶意利用专利诉讼手段来达到占领市场排挤对手的目的时，就产生出一种不正当的诉讼，即专利恶意诉讼。

专利恶意诉讼破坏企业正当竞争

专利恶意诉讼是现代专利法律制度的产物，表现为专利权人明知其诉求缺乏事实和法律的依据，仍以损害他人利益为目的，提起专利侵权之诉，其实质是恶意利用诉讼手段为自己获取诉讼内外的不当利益，从而取得市场竞争优势。

从其目的和作用来看，专利恶意诉讼也属于专利战略的范畴，但是这种行为破坏了企业之间的正当竞争。

苹果与三星专利大战

2011年4月，苹果在美国针对三星提起诉讼，称三星侵犯了苹果的专利权，要求对方赔偿25亿美元，点燃了与三星专利大战的导火线。三星随即发起反诉，称对方侵犯自己的专利权，并要求苹果赔偿3.99亿美元。

在以后的一年多里，两家企业在日本、韩国、美国、澳大利亚、等多个国家纠缠于50多场地专利官司。

2012年8月25日，美国加州圣何塞联邦地区法院作出裁判，称：三星侵犯苹果6项专利，包括与iPhone 设计相关的2项专利，与图标设计相关的1项专利，与缩放图片相关的1项专利，与多点触控放大文件相关的1项专利以及文件边缘反弹效果相关的1项专利；并裁决三星必须赔偿苹果10.5亿美金。对于三星控告苹果的专利侵犯权分，裁决书称没有发现苹果侵害三星的任何权利。因此三星得不到赔偿。

判决结果将对三星产生重要影响，如果三星不能很好的应对，它或将面临两种选择：一是继续使用这些被判侵权的专利，支付苹果一定的费用；二是把产品撤出市场，重新设计。

有专家指出，专利是一种垄断能力，是市场竞争的一种工具，通常在双方势均力敌时，更容易发生。专利诉讼的目的通常是为了赢得市场或者通过授权方式获得盈利。

面对年销售总额逾万亿美元的3C产品市场，专利战对企业未来参与市场竞争将越来越重要。苹果与三星的专利诉讼，不仅是占据全球手机行业利润90%的两大巨头之间的利益争夺，更是iOS系统和安卓（Android）系统两大阵营的直接交锋。

业内普遍预计，中国将超越美国成为今年全球最大的智能手机市场。如果苹果把专利诉讼的战火延伸到中国，国内将产生安卓智能手机厂商们难以应对的紧迫局面。

典型的专利恶意诉讼可分为两种类型：

一种类型是专利权人拥有某一方面技术的专利权，在明知对方技术不构成专利侵权的情况下，仍滥用诉权提起诉竞争对手，将竞争对手陷于侵权嫌疑人的不利地位，并利用这一事实损害其商誉、排除其商机。

A公司租用展位、准备展品和宣传材料、参加业内一次非常高端的展销会，希望利用这次机会扩大公司影响和产品销路。B公司恰在开展前几天起诉A公司专利侵权，并在展销会上广为散发涉诉材料，强调A公司的侵权嫌疑人身份，致使A公司在展销会上不仅没有获得商机，反而商誉受损。而A公司经过分析发现其技术根据不构成对B公司专利的侵权。随后的事实也表明，B公司并没有着力打专利侵权官司，在法院的劝告下，B公司主动撤诉。

另一种类型是专利权人事先明知一项技术已为公众所知，仍将其申请专利，利用专利审查制度的缺陷（如实用新型和外观设计的初步审查制度，或检索资源的限制）而获得专利权，然后肆意起诉同业竞争者，打击竞争对手，以获取垄断地位。

A公司经营一种产品，该产品因其历史传统而具有特定外观形式，这种外观形式早已公开、公知、公用。A公司针对该产品申请了外观设计专利。在全国范围内挑起了几十件专利侵权诉讼，致使一大批制造该产品的小型工厂涉临破产。

专利恶意诉讼行为人，即专利权人或其利害关系人虽然并没有赢得诉讼，但却为自己赢得了不当的市场竞争优势。而被诉企业因此遭受了难以弥补的损失：产生不必要的诉讼费用，商业信誉受到损害、商业机会被剥夺，企业生产经营秩序遭到破坏等。

在现代法律制度比较成熟的发达国家，对恶意诉讼有明确的法律规范：日本将恶意诉讼视为是一种违反诚实信用原则的行为；英美国家将滥用诉权行为视为一种侵权行为；德国要求诉讼行为人承担“真实义务”，如侵害了他人的正常商业活动，就应当承担损害赔偿责任。遗憾的是，中国尚未构建明确的针对恶意诉讼的法律体系。

对于被诉企业来说，专利恶意诉讼具有专业性、突然性和不可预知性，在没有明确的法律规范予以调整的情况下，如何应对专利恶意诉讼以降低其带来的风险和损害就成为参与市场竞争的企业必须面对的现实问题。

专利恶意诉讼战略层面的应对之道

简单来说，专利战略是企业利用专利制度为自身的生存和发展所制定的总策略，其最终目的是占领市场，取得市场竞争的优势地位。专利恶意诉讼已成为一种现实的存在，在国内外都广泛出现。企业在制定专利战略时，必须要考虑到专利恶意诉讼。下列做法对于企业避免或降低遭遇专利恶意诉讼的风险具有积极的意义：

提高专利的数量和质量

纵观国内外的诉讼案例，在绝大多数情况下，恶意诉讼的被诉方在专利工作方面处于弱势地位，缺乏专利实际应用经验，专利拥有量少甚或没有，专利质量也不高。

提高专利的数量和质量是专利申请战略的体现。比较而言，积极实施专利申请战略的企业，遭受恶意诉讼的几率会大大降低。因为这类企业在专利经验、专利数量和质量方面的积累，对试图发起恶意诉讼的行为人会产生威慑作用。一旦遇到专利恶意诉讼，这类企业即可利用自己的专利武器和处理经验对恶意诉讼方形成反制，而不是单纯处于被动挨打的地位。

2003年，积极参与国际竞争的华为公司在美国被IT巨头思科公司起诉专利侵权，思科指控华为盗用了其路由器操作系统源代码，侵犯了该操作系统的用户操作界面、用户手册、技术文档等专利技术。思科甚至声称在华为的软件中发现了只有在其公司软件中才存在的缺陷，为此，思科提出了巨额的赔偿要求。

面对思科的指控，华为先是发表声明，称自己不存在侵犯思科知识产权的行为，并且向业界宣称自己是中国在知识产权保护方面做得最好的公司，公司产品是投入巨资研发出来的。在双方反复举证，并进行过两次听证会后，法庭驳回了思科申请下令禁售华为产品等请求，拒绝了思科提出的禁止华为使用与思科操作软件类似的命令行程序，但又颁布了有限禁令：华为停止使用有争议的路由器软件源代码、操作界面及在线帮助文件等。

该诉讼让华为公司对知识产权工作，特别是专利工作有了全新认识。从2004年起，华为公司的发明专利申请量、PCT申请量即稳居国内第一。华为公司加强专利工作带来了一个明显积极效果就是摆脱了被跨国公司利用专利诉讼肆意恶意打击的境地。

建立专利预警机制

专利预警机制，是指针对将要发生的专利纠纷建立预告制度，属于一种防御型专利战略。

建立专利预警机制需要完备的专利信息检索资源和专业队伍，在早期一直为大型企业采用。随着信息技术和专利服务行业的高速发展，越来越多的中小企业也能借助不断开放的信息资源和服务资源而搭建自己的预警平台。

目前，美国大部分的公司都拥有自己的竞争情报机构。令人欣慰的是，现在国内很多专利行政机构和科技园区都建立了专利检索和预警平台，提供给辖区内企业使用，有效解决了中小企业的需求。

海尔集团多年来一直致力于企业知识产权预警机制的建设。海尔的企业专利与标准预警机制平台，不仅仅是企业知识产权、研发、市场等部门组成的组织网络、信息网络、对内支撑网络和对外支撑网络，还包括政府、行业协会、中介服务机构等组成的外部服务平台。

海尔通过建立与国家、行业预警机制相配合的背部组织流程，并通过与政府部门、各知识产权职能部门及其他主体的密切合作、形成以政府主导、行业辅导、企业实施的运作机制，这些都为海尔的知识产权保护提供了保障。

企业可以通过预警机制跟踪竞争对手的专利申请和授权情况，及时锁定专利保障，预知法律风险，从而预先制定应对方案。通过专利预警机制，企业可以做到知己知彼。一旦遭遇专利恶意诉讼，被诉企业即可对诉讼性质和自身处境做出准确判断，进而采取适当有效的应对措施，避免或降低不必要的损失。

2008年，国家知识产权局启动专利分析和预警，为重点企业避免专利纠纷，特别是避免大型跨国公司的专利恶意诉讼起到了积极做用。

专利恶意诉讼战术层面的应对之道

战术层面应对专利恶意诉讼是指如何具体应对已发生或即将发生的专利恶意诉讼。即如何采取有效的具体措施避免可能发生的专利恶意诉讼，或降低已发生的专利恶意诉讼带来的损害，是专利防御战略在面临特定专利恶意诉讼时的具体应用。

除了面对一般专利侵权诉讼时所采取的无效、不侵权抗辩、免责或减责抗辩等常规手段外，企业在确认即将面临或已遭受专利恶意诉讼时，应采取更加积极主动的应对方式。

反客为主，预先要求确认不侵权

当一个企业向他人或与其利害关系人发出专利侵权警告而未在合理的期限内提起专利侵权诉讼时，被警告企业可以提起确认不侵权专利权之诉。在确认不侵犯专利权之诉中，专利权人作为被告，而受到侵权警告的一放作为原告，与两者专利侵权诉讼中的诉讼地位正好相反。这种原被告身份的互换可以有效避免专利权人利用查封、扣押、禁令等极端诉讼手段恶意损害对方利益。

2001年苏州龙宝生物工程实业公司诉苏州郎力福保健品有限公司纠纷一案中，郎力福公司向销售龙宝公司产品的商家发函称该公司的产品涉嫌专利侵权，导致经销商停止销售龙宝公司产品，使得龙宝公司的利益受到了损害。龙宝公司在将郎力福公司专利与自身产品进行分析比对后，确认其产品根本不侵犯郎力福公司专利，从而确定郎力福公司恶意利用其专利损害龙宝公司利益。龙宝公司在郎力福公司提起专利恶意诉讼前变被动为主动，向法院提起了确认不侵犯专利权之诉。

通过确认不侵犯专利权之诉，受警告企业一方面可以澄清事实，摆脱嫌疑，换回商誉；另一方面，获得了主动诉讼地位，避免了专利权人利用可能发生的专利恶意诉讼来损害自身利益。

针锋相对，用同等方式反诉对方

专利权人提起专利恶意诉讼的目的在于以诉讼为手段来损害竞争对手，但这种方式是双向的，被诉方也有自己的专利诉权。在遭受专利恶意诉讼时，被诉企业应该采取对等的反制措施，使专利恶意诉讼发起人无法取得优势诉讼地位，也不敢采取给被诉方带来损害的强制手段，并无法单方面损害被诉方的商誉。

积极索赔，避免遭受极端诉讼侵害

在确定遭受专利恶意诉讼之后，被诉企业应及时提起索赔之诉，一方面增加对恶意诉讼行为人的心理威慑力，迫使其主动撤回恶意诉讼，至少使其不敢轻易动用如查封、扣押、禁令等极端诉讼手段；法院在这种情况下也不会轻易支持恶意诉讼行为人的极端请求，从而使恶意诉讼的被诉方在诉讼中不会遭到更大的损失。另一方面，如果索赔成功，可以在一定程度上补偿专利恶意诉讼带来的损失。

在“消防用球阀”专利侵权纠纷一案中，原告作为业内人士，将一种产品的国家标准的技术内容申请了实用新型专利，利用实用新型不做实质审查的程序缺陷取得了专利权，然后对一竞争对手提起专利侵权诉讼。

被诉方在查清事实后，随即针对专利权人提起损害赔偿诉讼，追究其恶意诉讼的责任。因自知理亏，并迫于赔偿压力，专利权人主动要求撤回专利侵权之诉，寻求和解，但对方并未放弃索赔请求。

2007年，南京中级人民法院审结了这起全国首例专利恶意诉讼损害索赔案，最终判令专利权人因其恶意诉讼行为而承担赔偿责任。

从上述三种手段可以看出，在面临专利恶意诉讼时，企业虽然处于防御态势，仍可以化被动为主动，以积极的方式来保护自身利益。